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最高院改判“东风案”:涉外定牌加工商品是否构成侵权?

2018-05-23 09:20:54 by Lancy    查看次数:6315

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2018年4月8日,***发布了“东风”案再审判决书,推翻了江苏高院的二审判决,认定“东风”定牌加工不构成商标侵权,这一判决书的发布,引起了整个业界一片哗然。这起历经三年多的“贴牌加工”商标侵权案被号称为“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”,如今落下帷幕,整个案件却触发诸多问题值得思考与回味。

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常州海关扣押常佳公司向印尼出口的柴油机配件,商标侵权一触即发

2013年10月22日,中国常州海关作出 [2013]1号扣留决定书,对江苏常佳金峰动力机械有限公(简称常佳公司)申报向印度尼西亚(简称印尼)出口的柴油机配件进行了扣押,理由是该批产品涉嫌侵犯上海柴油机股份有限公司(简称上柴公司)的“东风+DONGFENG图形”商标专用权。

2013年11月27日,常州海关发布了调查结果通知书,认定该批产品属于印尼客商委托定牌加工的产品,未直接侵犯国内权利人的合法权益。

2013年12月24日上柴公司向常州市中级人民法院提起了上诉,认为常佳公司侵犯其商标专用权。

“东风”商标在印尼历经几度波折,最终上柴公司以失败告终

在中国,上柴公司注册了“东风”商标,其历史悠久,属于中国驰名商标。

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中国商标网上上柴公司注册“东风”商标的结

在印尼,印尼华侨设立的PT ADI PERKASABUANA公司(简称PT ADI公司)通过转让获得了1976年在印尼注册的“东风”商标,并于1987年重新注册、持续续展使用至今;

2006年,上柴公司在印尼申请“东风”商标遭到驳回;

2007年7月,上柴公司在印尼雅加达市商事法院提起诉讼,要求撤销PT ADI公司的“东风”商标,一审败诉;

2008年2月,上柴公司的诉讼在二审获得了印尼***的支持,PT ADI公司“东风”商标被撤销;

2008年7月,上柴公司在印尼注册了“东风”商标;

2009年11月,经过印尼***再审,终审判决上柴公司败诉,PT ADI公司“东风”商标被恢复;

随后PT ADI公司起诉要求撤销上柴公司2008年注册的商标;经过雅加达市商事法院和印尼***的一审、二审判决,均宣判取消上柴公司2008年2月注册的商标;

至此,印尼“东风”商标权归PT ADI公司所有;

也就说在印尼,2008年-2010年,这个短暂的时间内,上柴公司拥有“东风”商标的专有权。

话说回来,“东风”商标在印尼的专有权争夺,异常惨烈,毕竟在法律面前,谁拥有了商标,谁就抢占了市场。至此,PT ADI公司与上柴公司结下梁子,在常佳公司贴牌加工柴油机配件出口印尼,自然引起了上柴公司的不满,

在经历大起大落的判决结果后,有人欢喜有人忧

一审判决:2014年12月17日,常州市中级人民法院作出一审判决,认定:本案构成定牌加工,在定牌加工过程中,全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为,在我国境内不具有识别商品来源的功能,因而不构成商标法意义上的商标使用行为,故长佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围,不构成侵权,驳回上柴公司的全部诉讼请求。

二审上诉:2014年12月底上柴公司提出了上诉。二审中上柴公司出示了一份2008年11月三方签订的《补偿协议》,协议中常佳公司承诺不再从事生产加工“东风”商标商品的侵权行为;上柴公司主张,如今常佳公司再次生产加工属明知故犯,主观过错明显。

这里需要回顾上文“东风”商标在印尼的权属变更情况,2008年7月-2010年11月期间上柴公司在印尼拥有“东风”商标的专有权,而这份《补偿协议》是2008年11月常佳公司与上柴公司签订。

二审判决:2015年12月18日,江苏省高级人民法院对“东风”商标定牌加工案作出二审判决,指出: 

印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性;

“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区,在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度;

常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商,应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标,也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,且其曾经承诺过不再侵权,但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产,未尽到合理注意与避让义务。

至此,江苏省高级人民法院判决“东风”商标定牌加工行为构成商标侵权,撤销一审判决,并参照2008年《补偿协议》等确定了赔偿金额。

最高院再审:2016年1月常佳公司对本案提出了再审申请,再审判决否定了PT ADI公司的商标注册具有不当性,否定了《补偿协议》的约束力,认定不具有商标识别功能的定牌加工不构成商标侵权。

至此,这个耗时三年多的商标侵权案落下帷幕,大起大落的裁判结果,让业界很多人议论纷纷,就“贴牌加工”生产的产品不在国内销售是否构成侵权引发了一些列的讨论,只是在小编看来,作为贴牌生产的常佳企业,其产品全部外销,在我国境内并不具有识别商品来源的的功能,在商标意义上不具有商标的使用行为,只是案件比我们想象中负责,因为在此案更深层的背后,是国际市场的竞争,谁拥有了商标谁就掌握了话语权。

所以,矛盾的源头取决于你是否拥有一个国际商标,是否把你的品牌进行有效的国际保护,不要因为一个商标没有及时注册,而痛失更多。


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